Antecedentes de la causal de irregistrabilidad en el ordenamiento andino

La Decisión 344 de 1993, entre los impedimentos para registrar un signo distintivo, consagraba en su artículo 83 (literal g), “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

Esta redacción, que a su vez retomaba lo que mencionaba la Decisión 313 de 1992, era bastante desafortunada, toda vez que, su lectura literal llevaba a pensar que no era posible inscribir como marca el título de una obra, pero sí era posible realizar el registro de una marca que usara de manera total, parcial o simulada una obra, en violación de los derechos de autor. Esta interpretación, propiciada por la norma andina, podía llevar a absurdos como impedir el uso del título de una obra pictórica, pero permitir que fuera la pintura como tal el signo figurativo que identificara un producto o un servicio en el mercado, en clara infracción de los derechos de su autor o titular derivado (^{Antequera Parilli, 1998}).

Vale resaltar que el encabezado del mencionado artículo 83 tampoco era afortunado¹¹, ya que daba a entender que las únicas situaciones en las cuales no era posible el registro como marca, cuando se afectaban derechos de terceros, eran los enunciados en los literales que puntualizaba la norma.

En buena hora la Decisión 486 de 2000, en su artículo 136, corrigió el mencionado yerro, aclarando que no es posible el registro como marca de un signo cuyo uso afecte indebidamente el derecho de un tercero, expresa una causal abierta en la que sus literales sirven como ejemplos de situaciones en las cuales no debe realizarse la inscripción, e incorpora de manera explícita, en esta ocasión en su literal f, el supuesto de infracción a un derecho de autor. Sin embargo, su aplicación no ha estado exenta de problemas, discusiones y omisiones.

Las obras artísticas y su uso como signo distintivo

Una de las obras protegidas por el derecho de autor que saltan a la mente cuando se habla de posibles interacciones con el régimen de propiedad industrial es la obra artística. Claramente, una pintura, dibujo, grabado, escultura, etc., protegidas por el derecho de autor, tienen la potencialidad de convertirse en marcas de carácter figurativo o tridimensionales, siempre y cuando no resulten confundibles con una ya registrada y, en general, cumplan con los requisitos propios de las normas sobre propiedad industrial (Sciarra, 1997).

Por lo tanto, cuando el solicitante de la inscripción no es el titular de los derechos de la obra artística que quiere registrar como marca, y no tiene la correspondiente autorización para su uso, estará en infracción al derecho de autor e incurrirá en una de las causales que debe tener como resultado negar el registro (^{Antequera Parilli, 1998}).

Vale resaltar que en los casos de reproducción exacta de una obra artística para ser usada como signo figurativo o mixto es previsible que el registrador de propiedad industrial no tenga problemas a la hora de hacer una comparación si se le pone de presente la obra cuya infracción se reclama; incluso este análisis comparativo, aunque un poco más complejo, también es posible cuando la reproducción es parcial pero exacta.

Por otra parte, cuando el infractor trata de ocultar su proceder simulando su acto, por ejemplo: cambiando colores, líneas, dimensiones, ubicación, etc., o cuando el signo es una obra derivada²², en infracción del derecho de transformación del autor de la obra originaria, es posible que sea necesario acudir a una prueba técnica para llegar a esta conclusión, puesto que la sola comparación puede presentar dificultades que el registrador posiblemente no pueda solventar.

Los caracteres o la fuente tipográfica como obra artística

Un carácter tipográfico es la unidad de una familia tipográfica que sirve para la escritura de un idioma. Este, a su vez, se materializa mediante una agrupación de líneas y contornos que se adecuan a una simbología que usamos como lenguaje. En tal sentido, cuando dentro de esta simbología una persona realiza una creación original³, podemos decir que hay una obra protegida por el derecho de autor, incluso si esta tiene como destino servir como signo para identificar un producto o servicio.

Este tipo de obra artística no es de las expresamente reconocidas en los listados no exhaustivos desagregados del Convenio de Berna, de la Decisión 351 de 1993, ni de la Ley 23 de 1982, aunque se enmarca en el concepto de obra artística. Como excepción de esta situación se encuentra la legislación del Reino Unido⁴, que enuncia de manera expresa la tipografía como objeto protegido por el derecho de autor⁵.

Las letras, las palabras, la forma en que se agrupan y el derecho de autor

Recordemos que las obras literarias son aquellas creaciones intelectuales originales que se expresan por escrito o de manera oral, mientras que las marcas nominales o verbales pueden ser números, letras, la sumatoria de estas en palabras, la sumatoria de palabras en frases, o en general la agrupación de cualquiera de estos en forma que permita su pronunciación.

Debido a que la interrelación entre el derecho de autor y la propiedad industrial salta a la vista en estos campos, debemos mencionar que la protección del derecho de autor en este tipo de obras es amplia. Además de las obras literarias tradicionales (poemas, novelas, cuentos, obras científicas, didácticas y técnicas, etc.), se consideran protegidos los eslóganes publicitarios, nomencladores, almanaques, la correspondencia epistolar, etc., siempre que tengan esfuerzos intelectuales que denoten algún grado de originalidad (Lipszyc, 1993).

Ahora, desde la perspectiva de la autoridad de propiedad industrial de cara a la causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor, debemos resaltar que la protección de esta última disciplina no depende de un carácter cuantitativo, por lo tanto, no hay un número mínimo de palabras o letras que convierta una agrupación en una obra literaria; sin embargo, es aceptado comúnmente que es mas difícil ser original en la medida en que se tienen menos opciones de expresar la personalidad a través de una creación, de modo que entre más corta sea dicha agrupación, es menos probable que sea original y por lo tanto esté protegida por el derecho de autor (Sahin, 2016).

Los sonidos como marcas y su interrelación con el derecho de autor y los derechos conexos

Si miramos de manera literal e inconexa la causal consagrada en el literal f del artículo 136 de la Decisión 486, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que esta solo nos habla del derecho de autor, entendido como la protección a los autores y sus creaciones artísticas y literarias, es decir, sus obras; quedando por fuera el resguardo jurídico de los llamados derechos afines o conexos al derecho de autor.

Esta postura es equivocada por cuanto el origen de la causal es evitar el registro y, por lo tanto, asegurar la protección, en un sistema atributivo⁶ como el nuestro⁷, de los signos cuyo uso afecte los derechos de terceros. Adicionalmente, porque es entendido que el concepto de derecho de autor como disciplina jurídica abarca los derechos conexos.

Entrando en esta materia, toda vez que el artículo 134, literal c, de la Decisión 486, en su listado no taxativo de los signos que pueden constituir marcas, incluye los sonidos, se evidencia otro punto de conexión entre la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos. Esto precisamente porque son los últimos los que le otorgan prerrogativas a las personas naturales o jurídicas bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos⁸.

Recordemos que el fonograma, objeto protegido por los derechos conexos al derecho de autor, no es otra cosa que la fijación de los sonidos de una representación o ejecución de una obra musical o cualquier otro sonido incorporado sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación (Decisión 351 de 1993, art. 3).

Ahora, en vista de que el productor tiene respecto de su fonograma el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, la distribución de los originales y sus copias mediante la venta o alquiler, e impedir la importación de copias hechas sin su autorización (Decisión 351 de 1993, art. 37), podemos afirmar que quien intente utilizar como signo un sonido, si no es el propio productor, o adquirió de alguna forma la titularidad, deberá contar con la autorización de este y, por supuesto, deberá la autoridad de registro de marcas verificar que esto hubiese sido así.

También debemos aclarar que, a diferencia de los autores y los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas no ostentan derechos morales (ni los organismos de radiodifusión), debido a que la protección que los derechos conexos le otorga tiene su fundamento en el aporte empresarial a la difusión de las obras.

Fijación del signo distintivo solo con sonidos

Cuando la incorporación en un soporte material es meramente de sonidos, como podrían ser los de la naturaleza, el rugido de un animal, la ciudad, el característico de un motor, etc., claramente lo que se fija no es una obra protegida por el derecho de autor, por lo tanto, solo es necesaria la autorización del productor fonográfico, si dicha calidad no la tiene quien solicita la inscripción y pretende su uso como marca.

Fijación de un signo que incorpora una ejecución de una obra musical

La obra musical que es insumo base del sonido como signo distintivo. Aunque el sonido individualmente considerado no es una obra, el arte de combinarlo de manera original, utilizando melodías, armonías y ritmo, mediante la voz o cualquier instrumento, es lo que llamamos obra musical. No sobra mencionar que este tipo de creación está expresamente citado en el Convenio de Berna (art. 2) y la Decisión 351 (art. 4) como objeto protegido, de tal forma que, si el signo sonoro incorpora música, deberá solicitarse la correspondiente autorización si no se ostenta la titularidad de los derechos necesarios para su uso.

Se debe tener en cuenta por la autoridad encargada del registro de la propiedad industrial, y en general a la hora de debatir la nulidad de una inscripción, que normalmente es aceptado que la protección en las obras musicales radica en su melodía (en sus apartes originales) y que la base rítmica, así como la formación de los acordes que constituyen la armonía, carecen de protección por el derecho de autor. En tal sentido no solo no podrán registrarse como marcas las obras musicales que son reproducidas en su integridad, así como tampoco las que de manera oculta usan la melodía.

Al respecto, debemos resaltar que una obra musical infractora usada como signo distintivo puede sonar al oído no experto completamente diferente, ya que una misma melodía puede ser objeto de diferentes armonizaciones y cambios de ritmo; de igual forma, para un lego en la materia puede resultar difícil identificar cuando una melodía es carente de originalidad, siendo en estos casos importante la prueba pericial (Lipszyc, 1993, p. 74). También es por todos conocido que gran cantidad de las obras musicales está compuesta por una parte lírica, la cual a su vez está protegida como una obra literaria.

Los intérpretes y ejecutantes de la obra musical. Debe resaltarse que si el fonograma incorpora en un soporte material una interpretación o ejecución de una canción, para ser legítimo debió contar con la autorización del intérprete o ejecutante, según lo dispone el artículo 34 de la Decisión 351, así como del autor de la obra, en este caso musical, que se interpreta o ejecuta, puesto que fijar una obra musical en un fonograma es un acto de reproducción.

Es importante mencionar que en Colombia los intérpretes o ejecutantes, a causa del artículo 168 de la Ley 23 de 1982, pierden parte de sus derechos cuando autorizan la fijación de su ejecución o interpretación. Puntualmente, para el caso que nos ocupa, la posibilidad de controlar el destino de las reproducciones que se hacen a partir de la fijación que han autorizado.

Lo anterior quiere decir que, si se va a utilizar como signo un sonido a partir de una fijación de una obra, además de la autorización del productor fonográfico se requiere la del autor o titular derivado. Y si bien el intérprete o ejecutante no puede oponerse a las reproducciones de los fonogramas que incorporan su interpretación, cuando esta ha sido consentida, sí puede oponerse a la reproducción de su interpretación a partir de una fijación que no ha sido autorizada.

Los personajes: la necesidad de ver más allá de la ficción y de las ideas

Como mencionamos anteriormente en este escrito, la Decisión 344 hacía referencia a que no era posible el registro de una marca cuando sin la respectiva autorización, se solicitaba la inscripción de un personaje ficticio o simbólico que fuera objeto de protección por el derecho de autor.

Esta disposición también era problemática, toda vez que los países miembros de la CAN, por intermedio de la Decisión 351 de 1993, expresamente no reconocen al personaje con la categoría de obra, ni otorgan una protección sui generis, a diferencia de otras legislaciones como la mexicana o la estadunidense⁹. Al respecto el propio Tribunal Andino afirmó:

los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por sí solos por el derecho de autor, ya que esta disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que, en ningún caso, podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad. (Tribunal de Justicia de la CAN, Proceso N.º 41-IP-98)

Lo anterior no quiere decir que los personajes¹⁰ sean completamente ajenos a la legislación autoral de países como Colombia¹¹ ; todo lo contrario, al ser estos representaciones mentales que se manifiestan en diferentes tipos de obras, si bien no están protegidas por separado cada una de sus características, entendidas muchas de estas como ideas¹², sí están protegidas como obras en cuanto a su forma de expresión artística, ya sea mediante un dibujo, pintura, grabado, escultura, caricatura, etc., y en la forma original como narrativamente se expresa su intervención en las obras.

Debemos mencionar que la antigua redacción de la Decisión 344 también llevaba al equívoco de pensar que solo los personajes ficticios y simbólicos podían tener algún tipo de conexión con el derecho de autor que podía impedir su registro como marca, lo que hace necesario distinguirlos de los históricos.

Efectivamente, si en una obra se muestran las características de los personajes históricos de manera fiel, el autor no podrá apropiar por vía del derecho de autor los hechos como tal y tendrá menos posibilidades de desarrollar su creatividad y, por lo tanto, de ser original. Sin embargo, puede lograr protección por la disciplina autoral en la forma particular de expresar artísticamente esta figura histórica y la manera como narra estos hechos¹³.

Por su parte, los personajes ficticios permiten que el autor tenga una libertad creativa mayor, por lo tanto, habrá más posibilidad de lograr expresiones originales (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2017). Además de aparecer en diferentes producciones, podrá dotarlos de rasgos y atributos identificables y constantes que los hagan especialmente distintivos. No obstante, las características comunes en el mundo de la ficción no podrán ser objeto de protección, toda vez que estas no pueden ser originales.

En definitiva, superada la redacción de la Decisión Andina 344, el registrador en propiedad industrial debe tener en cuenta que la forma, tanto artística como literaria, en que se expresan los personajes tiene protección por el derecho de autor, y que no solo son relevantes los personajes ficticios o simbólicos, también hay protección en las formas como se expresan los basados en la realidad; en cambio, los hechos históricos en sí mismos considerados, las ideas y el contenido ideológico de las obras no están protegidos por la disciplina autoral, de modo que su uso no impide el registro de un signo como marca.

Los títulos de las obras y la causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor

Para saber si la coincidencia entre el título de una obra y un signo distintivo cuyo registro se pretende puede afectar los derechos de un autor o un titular derivado, se hace necesario discernir si ese título está protegido por la disciplina autoral, y de ser positiva la respuesta, en qué casos y cómo.

Ante el primer interrogante debemos manifestar que los títulos de las obras pueden ser considerados objeto de protección por parte del derecho de autor cuando estos sean en sí mismos considerados obras, y, por consiguiente, creaciones intelectuales originales susceptibles de ser reproducidas o divulgadas por cualquier forma o procedimiento (Decisión 351 de 1993, art. 3).

¿Qué pasa entonces con los títulos de las obras que no tienen dicha característica, por ser expresiones comunes carentes de originalidad? La respuesta, aparentemente obvia, sería que estos no estarían protegidos por el derecho de autor, y por ello su uso como marca o en general cualquier otro uso no afectaría prerrogativas autorales¹⁴.

El título de las obras y el artículo 86 de la Ley 23 de 1982

Es bien sabido que el artículo 86 de la Ley 23 de 1982 dispone que cuando un título no es genérico sino individual y característico no podría ser adaptado para una obra análoga sin permiso de su autor.

Este postulado normativo puede dar pie a varias interpretaciones. La primera de ellas es que los títulos en el derecho de autor tienen un amparo compuesto, lo cual quiere decir que, además de la protección que el derecho de autor da a los títulos cuando estos pueden ser considerados en sí mismos obras, hay una protección independiente y sui generis de enunciados no originales, pero sí característicos e individuales que sirven para nombrar una obra.

Esta interpretación está acorde con el artículo 14 de la Convención Interamericana de Washington de 1946 sobre derecho de autor, que menciona que el título de una obra protegida por el derecho de autor que por su notoriedad adquiere un carácter distintivo no puede ser reproducido por otra sin la autorización del autor de la obra, salvo que la obra en que se utilice sea tan diversa que excluya la posibilidad de confusión¹⁵.

Bajo esta óptica, los títulos que no sean considerados originales pero que sean característicos e individuales no podrían ser usados en obras análogas, pero sí podrán ser utilizados de cualquier otra forma, incluso como signo para identificar un producto o servicio. Por lo tanto, no existiría ningún argumento para impedir su registro en virtud del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que no se afectaría ningún derecho de un tercero cuando el signo en sí mismo no es una obra análoga. Tampoco se podría inscribir como marca el título de una obra cuando este sea original, así este no sea característico, toda vez que dicho título estaría protegido por el derecho de autor (en sentido tradicional) y su uso debería ser autorizado por su titular.

Otra forma de interpretar el referido artículo 86, es que en Colombia los títulos de las obras tienen una protección reducida en el derecho de autor cuando estamos en una misma categoría de obras. Esto implicaría que, además de ser creaciones originales, para que su adaptación a una obra análoga estuviera prohibida, los títulos de las obras además deben ser también característicos e individuales¹⁶.

En el marco de esta interpretación en el mundo de la propiedad industrial, para que aplicara la causal que impide el registro sería necesario analizar si el título además de original es característico o individual cuando el signo en sí mismo es considerado una obra análoga. En los demás casos, bastaría saber si el título en sí mismo es original o no para determinar si puede ser usado como signo sin la respectiva autorización del titular de derecho de autor.

Las dos interpretaciones que hemos puesto de presente hasta este momento parten de la base de que un título original puede ser genérico y que la palabra “originalidad” no es equiparable con las palabras: “característico” o “individual”. Sin embargo, una tercera forma de interpretar el referido artículo de la Ley 23 es que el legislador simplemente quiso usar palabras equivalentes o sinónimas y que en realidad todo título de una obra que sea original no puede ser genérico y, en contraposición, es característico e individual.

Bajo este entendido, lo único que hace el artículo 86 de la ley autoral es reafirmar que para que el título de una obra este protegido debe ser original; empero, es posible que otros autores realicen adaptaciones de este para nombrar obras que no sean análogas, limitando así los derechos del titular del título originario, en el sentido de no poder prohibir dicho uso.

Desde la perspectiva de la causal que impide el registro de una marca por infracción a un derecho de autor, esta forma de ver la norma autoral llevaría a la conclusión de que no sería posible utilizar como signo distintivo el título de una obra que pueda considerarse en sí mismo una obra original, y no importaría la permisión de adaptación de este, toda vez que el beneficiario de esta flexibilidad solo es el autor que quiera transformar dicho título para nombrar una obra que no sea análoga.

El título de una obra como parte inescindible de ella

Debemos resaltar que compartimos la postura de que los títulos son parte integral de las obras, y que en algunas ocasiones son inescindibles de estas, independientemente de si los consideramos como una obra en sí misma o no. Por lo tanto, su separación puede entenderse como un acto de mutilación, sin que esto permita afirmar que no sean posibles usos autorizados de ellos sin las obras.

Tampoco es posible afirmar que siempre que se aprecie similitud entre un título de una obra y un signo, exista una infracción a un derecho moral. Toda vez que no es lo mismo usar la obra sustrayéndola de su título¹⁷, que usar el título sin la obra, especialmente cuando este no es considerado en sí mismo original, ni característico, ni se busca identificar una obra análoga.

Así mismo, la alteración o modificación del título de una obra para su uso posterior como signo distintivo también puede ser considerado como una infracción al derecho de integridad (Decisión Andina 351, art. 11, lit. c), pero habrá que constatar si con dicho acto se demerita la creación o afecta la reputación de su autor.

La interpretación prejudicial 32-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una salida práctica desde la óptica del derecho marcario, pero cuestionable desde la lógica del derecho de autor

Habida cuenta de que en el ordenamiento comunitario andino de propiedad intelectual no hay una protección especial a los títulos de las obras, el Tribunal empieza su argumento diciendo que para saber si un título de una obra puede influir o no en el registro de una marca, lo primero que debemos saber es si este está o no protegido por el derecho de autor como obra, es decir debe ser una creación intelectual, original, susceptible de ser reproducida o divulgada de cualquier forma (Decisión Andina 351 de 1993, art. 3).

Posteriormente, menciona que lo que busca la protección de los títulos de las obras atada a una eventual causal de irregistrabilidad marcaria es evitar que exista confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se quiere identificar con la marca; por lo tanto, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones marcas idénticas pueden coexistir, es posible aplicar esta lógica a esta intersección entre el derecho de autor y la propiedad industrial.

Bajo este entendido considera que reconocer un derecho absoluto al título de una obra, cuando no hay riesgo de confusión implicaría crear una figura nueva, que llama supra notoriedad, que pondría en peligro la misma lógica del derecho marcario, advirtiendo como riesgo que en vez de acudir al registro de propiedad industrial, lo que pasaría es que se empezarían a crear obras de poca dificultad con títulos originales con la finalidad de obviar el carácter registral de los signos distintivos (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1998).

Al respecto debemos resaltar que la protección de los títulos de las obras cuando estos no reúnen los requisitos para ser considerados en sí mismas creaciones originales, no solo busca proteger a la comunidad respecto del riesgo de confusión, también busca evitar el uso parasitario del buen nombre de una obra, y los efectos negativos que pueda generar en su explotación y la propia asociación de esta con su autor.

Ahora, cuando el título es en sí mismo considerado una obra y su uso en el registro de la propiedad industrial o en general en el mercado es permitido en virtud de la interpretación en comento, en la práctica lo que se está haciendo es limitar el alcance de los derechos exclusivos otorgados por el derecho de autor, rompiendo las reservas estipuladas en el artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993¹⁸.

También es cuestionable que el origen de este límite a los derechos de los autores y titulares tenga como fundamento un riesgo que no es generado por ellos y que parte de la base del uso indebido del sistema, presumiendo la mala fe de los productores de bienes y servicios, precisamente porque la premisa del Tribunal se sustenta en que para evitar el registro de las marcas, estos crearán obras y les asignarán títulos originales para evitar acudir al registro de la propiedad industrial.

Ciertamente, existen figuras jurídicas para remediar este tipo de problemas cuando concretamente se presenten, como el abuso del derecho¹⁹, que son menos gravosas con los sujetos protegidos por el derecho de autor, y que hacen innecesario este tipo de interpretaciones cuando el título de una obra es considerado en sí mismo un objeto protegido por cumplir los requisitos de originalidad.

La combinación de criterios del derecho de autor y la propiedad industrial para proteger los personajes y los títulos de las obras

Como se ha venido mencionando en este escrito, en diferentes ocasiones se ha acudido a protecciones intermedias entre el derecho de autor y las marcas, apelando a criterios de ambas disciplinas; así se han conformado protecciones sui generis por la dificultad de enmarcar perfectamente ciertos fenómenos en las formas estrictas de ver estas manifestaciones de la propiedad intelectual.

Como ejemplo de esto están los países mencionados en este texto que otorgan protección especial a los personajes de ficción acudiendo a criterios alejados del derecho de autor, pero cercanos a las marcas, como son la distintividad; o como el artículo 14 de la Convención Interamericana de Washington de 1946, que apela a este criterio más el de notoriedad, propio de los signos distintivos, para que el título de una obra, independientemente de si es original o no, tenga protección frente a ciertos usos.

Incluso se podría especular que la redacción de la Decisión Andina 344, hoy considerada desacertada, realmente hacía referencia a este tipo de situaciones. Sin embargo, toda vez que esta protección especial no se consagra ni se consagró en la legislación andina de propiedad intelectual, solo sirvió para equívocos hasta su inexorable desaparición.

Ahora, siendo claro que ni los personajes ni los títulos de las obras tienen protección especial o sui generis en nuestro ordenamiento regional, es forzoso concluir desde un punto de vista meramente comunitario que debemos acudir a los criterios del derecho de autor, y no a combinaciones de las dos disciplinas jurídicas cuando estudiamos la causal del literal f del artículo 136 de la Decisión 486.

Por otra parte, en nuestra opinión el artículo 86 de la Ley 23 de 1982, en lo referente a los títulos de las obras, sí consagra un tratamiento sui generis que otorga protección especial a los que no sean originales²⁰ pero sí característicos e individuales²¹, es decir, los que sirvan para distinguir y tengan un carácter particular o independiente (que sean distintivos). Sin embargo, este sistema solo impide que los títulos que cumplan estos requisitos puedan ser usados en obras análogas, por lo tanto, las pertenecientes al mismo género²².

Es solo a este tipo de títulos, los no protegidos por el derecho de autor en sentido tradicional, a los que deberíamos realizar un estudio de confundibilidad en los términos que propone el Tribunal Andino de Justicia en el concepto 32-IP-97, toda vez que si lo hacemos extensivo a los que tienen protección por ser en sí mismos obras artísticas o literarias, creamos en la práctica, vía interpretación prejudicial, una limitación y excepción que permitiría no solo su registro como marca, sino potencialmente su uso en el comercio sin contar con la autorización de su autor o titular.

De quién debe ser el consentimiento

El artículo 138 (literal f) de la Decisión 486 menciona que con la solicitud de registro de marca se deben adjuntar las autorizaciones a las que hace referencia el artículo 136, reconociendo correctamente para el caso del derecho de autor que se pueden usar obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos, con la respectiva autorización del titular del derecho exclusivo.

Recordemos que el derecho de autor consagra dos tipos de titulares, el originario y el derivado; el titular originario es el autor respecto de sus obras, mientras que el derivado puede ser cualquier persona natural o jurídica distinta del autor que hubiese adquirido los derechos, ya sea por un acto entre vivos, a causa de muerte, o por expresa disposición legal. En todo caso, la autoridad de registro del signo tendrá que constatar en solicitudes de titularidad originaria que quien está otorgando la licencia es el autor, y en los casos de titularidad derivada, que efectivamente ostente dicha calidad, lo cual a su vez implica constatar cómo adquirió los derechos.

De esta forma, si la autorización la da un heredero del autor, habrá que corroborar que en la sucesión le fue asignado el bien inmaterial y los derechos que licencia. Si es un adquirente mediante acto entre vivos, que efectivamente el negocio jurídico hubiese observado los requisitos de forma que normalmente las legislaciones nacionales consagran para este tipo de transferencia, que en el caso colombiano constan en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 con sus respectivas modificaciones (Ley 1450 de 2011, art. 30; Ley 1955 de 2019, art. 181). Mientras que si estamos en una transferencia o presunción de esta en virtud de la ley, se deben constatar los supuestos que la norma consagra para entender que dicha persona es titular de derechos.

Aplicabilidad de la presunción de autoría y titularidad

Desde el Convenio de Berna, pasando por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina y, por supuesto, la Ley 23 de 1982, se consagra una presunción de hecho, la cual admite prueba en contrario, para facilitar a las personas naturales que han realizado la creación intelectual (definición de autor incluida en la Decisión 351 de 1993) acreditar dicha calidad ante cualquier persona. Presunción que, desde luego, debe ser tenida en cuenta por la autoridad nacional competente en el tema de registro de marcas a la hora de evaluar la causal a la que hacemos referencia en este escrito.

Esta presunción permite acreditar la calidad de autor a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra marca o signo convencional, aparezca impreso en la obra o en sus reproducciones. Por lo tanto, para acreditar la calidad mencionada de la persona que otorga la autorización para el uso de la obra como signo distintivo bastará que su forma de identificarse se pueda observar junto con un ejemplar de la obra o sus reproducciones. Esto, a su vez, implica a efectos de la solicitud de registro que debe ser adjuntado dicho soporte.

Debemos resaltar que la Ley 1915 de 2018 agregó al artículo 10 de la Ley 23 de 1982, que consagra la presunción de autoría, un parágrafo con una nueva presunción, llamada comúnmente de titularidad, que inicialmente releva a la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, de la prueba de su calidad de titular en cualquier procedimiento administrativo o judicial, incluyendo, ciertamente, el de registro de marca.

Nótese que esta presunción es perfectamente compatible con la de autoría, entendiendo que el autor es también titular originario de los derechos sobre su creación. No obstante, si el acto de divulgación es realizado por una persona natural o jurídica²³ diferente al autor, la misma solo serviría para acreditar, salvo prueba en contrario, que quien realiza dicho acto es titular derivado de los derechos.

Ahora, si el beneficiario de la presunción a su vez es el solicitante de la inscripción del signo distintivo, no será necesario que aporte autorización alguna, toda vez que se entenderá acreditado, salvo prueba en contrario, que es el titular de los derechos; mientras que si la presunción se erige en favor de un tercero deberá adjuntarse la autorización de este.

Respecto de la prueba en contrario en el caso anteriormente señalado, debemos manifestar que en la mayoría de las ocasiones la misma sería aportada en el trámite de oposición²⁴, por lo que corresponderá a la autoridad registral en materia de propiedad industrial decidir si es suficiente para derrumbar o no la presunción señalada, y en tal sentido, si es del caso, deberá abstenerse de realizar el registro.

Respecto del contenido de las autorizaciones

Es preciso señalar que incluir en una solicitud de registro de marca, ante una autoridad nacional, una obra artística o literaria para que sea usada como signo distintivo implica realizar la reproducción de dicha obra en la solicitud; situación similar sucede cuando el signo es una fijación en un fonograma.

Ahora bien, en nuestro criterio, toda vez que la finalidad del signo es ser usado en el comercio, consideramos que la autoridad encargada del registro no debe conformarse con saber que la persona contaba con el permiso para reproducir la obra en la solicitud, sino que además debe constatar que tenga las autorizaciones necesarias para el uso del signo de la manera usual, que es en la práctica lo que va a pasar en virtud de la obligación de utilización del signo so pena de cancelación consagrada en el artículo 165 de la Decisión 486. Así que se debe verificar que la licencia incluya, además, la posibilidad de realizar actos de distribución y comunicación pública²⁵.

Adicionalmente, debemos manifestar que no requiere autorización para usar una obra quien es el titular de los derechos sobre ella, en tal sentido, si es el autor o el titular derivado quien está haciendo la solicitud de registro de marca, no deberá aportar autorización alguna, pero sí deberá acreditar que ostenta la calidad de titular originario o derivado, respectivamente.

El registro como marcas de obras de dominio público

El derecho de autor, en cuanto al contenido patrimonial, es reconocido como una forma de propiedad temporal. En este sentido, podría pensarse que las obras de dominio público, al no tener una protección vigente en favor de sus autores o derechohabientes, podrían ser utilizadas como signos distintivos sin requerirse ningún tipo de autorización. Al respecto, es importante preguntarse si la inscripción como marca de una obra cuyo tiempo de protección ha expirado, viola el derecho de la sociedad en general de poder usar y disfrutar estas obras, habida cuenta de las restricciones que podría generar la protección que obtendría como marca si fuera posible su registro en un sistema de carácter atributivo.

Vale resaltar que, en estos casos, cuando la obra que pasa al dominio público tiene reconocimiento, es difícil que deje de percibirse como obra y logre efectivamente identificar un producto o servicio. Por eso, aunque su registro como marca no afectaría el derecho de autor de un tercero, no cumpliría el requisito de distintividad²⁶. Obsérvese que en este caso ya no estaríamos bajo el literal f del artículo 136 de la Decisión 486, sino bajo el b del artículo 135. Frente a obras cuyo plazo de protección ha expirado y que no tengan reconocimiento habría que acudir al literal p del mencionado artículo 135, en defensa del orden público, que es, a la larga, el que permite el disfrute de estas obras (European Copyrigth Society (ECS), 2017).

Un punto para destacar es que los derechos morales no se extinguen con la entrada al dominio público de la obra. Debido a esto, su utilización afectando su significado (por ejemplo, identificar armamento con una obra representativa de la paz) podría infringir el derecho de integridad; así también, no mencionar al autor en la solicitud violaría el derecho de paternidad, y en tal sentido debería ser negado su registro como marca atendiendo a la causal del referido literal f del articulo 136 de la Decisión 486²⁷.

La distinción entre la acción por infracción al derecho de autor y la acción de nulidad del registro de marca

Dada la independencia en las protecciones que otorga tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, debemos resaltar que en caso de ser registrada indebidamente una marca en infracción de un derecho de autor, además de la acción de nulidad de dicho registro ante la propia autoridad administrativa en propiedad industrial y en el contencioso administrativo, se puede acudir jurisdiccionalmente a los jueces civiles competentes para decidir si hay o no infracciones al derecho de autor por la utilización de la obra o fonograma a la hora del registro del signo, así como por su uso cotidiano en el ejercicio de la actividad empresarial del titular de la marca registrada.

Ante los dos escenarios judiciales mencionados, al juez competente para conocer de la infracción al derecho de autor le estará vedado pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo, por carecer de competencia; sin embargo, al momento de pronunciarse sobre la reparación, si esta se solicita²⁸in natura, podrá dejar clara en su sentencia cuáles obligaciones de hacer tendría que realizar el infractor para lograr de esta forma una reparación integral, así como ordenar anotaciones en el mencionado registro. Por su parte, el juez que estudie la nulidad del acto administrativo deberá pronunciarse sobre si se encuentra probada o no una infracción al derecho de autor, toda vez que esta sería el fundamento mismo de la nulidad.

Respecto de la prejudicialidad, es preciso aclarar que no existe una relación lógico-jurídica necesaria para la resolución de ninguno de los dos procesos, a causa de la referida independencia de las acciones. Debido a esto, no es necesario que exista un pronunciamiento previo, ni respecto de la infracción para que el juez contencioso pueda evaluar el acto administrativo, ni en cuanto a la validez de este por juez administrativo para que el civil pueda estudiar si existió o no una infracción al derecho de autor o a los derechos conexos.

Al no haber prejudicialidad, una situación que podría presentarse es que los dos procesos generen resultados contradictorios²⁹. Por ejemplo, que en el proceso civil no se declare la existencia de una infracción, mientras que en el contencioso administrativo se declare la nulidad con base en la causal que estamos estudiando, o viceversa.

Al respecto debemos manifestar que, si bien este escenario no es ideal por cuanto indicaría que en alguno de los procesos hay una disparidad entre la verdad procesal y la verdad como correlación de una afirmación con la realidad³⁰, no se puede predicar que exista prevalencia de un pronunciamiento sobre el otro, precisamente porque las dos acciones son independientes entre sí.

Conclusiones

Toda vez que distintos tipos de objetos protegidos por la disciplina autoral pueden ser usados como signos que identifiquen un producto o un servicio, hay una clara interrelación entre el derecho de autor y la propiedad industrial; por esta razón, ha existido históricamente en la legislación regional una causal que permite estudiar esta conexión a la hora de conceder o no el registro de una marca. Sin embargo, pese a su evolución tal estudio no ha estado libre de polémicas y dificultades de orden práctico, sustancial e interpretativo en cuanto a su alcance.

En los casos de reproducción exacta de una obra artística para ser usada como marca figurativa o mixta, el registrador de propiedad industrial a la hora de hacer una comparación no tendrá problemas para decidir si se le pone de presente la obra cuya infracción se reclama; sin embargo, cuando hay infracción del derecho de transformación, será necesario acudir a una prueba técnica para llegar a esta conclusión.

Frente a marcas nominales o verbales y su interrelación con la protección del derecho de autor en las obras literarias, hay que tener en cuenta que esta no depende de factores cuantitativos, sin embargo, es mas difícil ser original en la medida en que se tienen menos opciones de expresar la personalidad a través de una creación; por lo tanto, entre mas corta sea una agrupación de letras en palabras o palabras en oraciones, es menos probable que sea original y por lo tanto esté protegida.

No podemos excluir el estudio de los derechos conexos para saber si un signo distintivo cuyo registro se solicita infringe el derecho de un tercero. Esto es especialmente relevante cuando se pretende usar sonidos como marcas, toda vez que en estos casos se parte de un fonograma independientemente de si solo hay una fijación de sonidos, o de si, además, se incorpora una obra musical.

Respecto de los títulos y los personajes, existen sistemas sui generis de protección por la dificultad de enmarcar perfectamente estos elementos en las formas estrictas de ver la propiedad intelectual, en los cuales se acude a criterios mixtos entre el derecho de autor y las marcas. Sin embargo, esta no es la salida que ha adoptado el ordenamiento comunitario andino, lo que ha generado problemas interpretativos, especialmente respecto de la protección especial a los títulos que consagra la Ley 23 de 1982, que si bien no riñen con la lógica del derecho marcario, son cuestionables desde la perspectiva del derecho de autor.

El registrador de propiedad industrial debe tener en cuenta que la forma artística y literaria, en que se expresan los personajes tiene protección por el derecho de autor y que no solo son relevantes los personajes ficticios o simbólicos, también hay protección en las formas cómo se expresan los basados en la realidad, sin embargo los hechos históricos, las ideas y el contenido ideológico no están protegidos, de modo que su uso no impide el registro de un signo como marca.

Cuando se desea usar una obra como marca, la autoridad de registro del signo tendrá que constatar que el contenido de la autorización no solo permita la inscripción, sino también los usos comunes de esta en el mercado; además deberá verificar, en el caso de titularidad originaria, que quien está otorgando la licencia es el autor, y en los casos de titularidad derivada, que efectivamente ostente dicha calidad, lo cual a su vez implica constatar cómo adquirió los derechos. Para esto deberá tener en cuenta las presunciones de autoría y titularidad, estipuladas en normas nacionales y comunitarias respectivamente, y si existe o no prueba en contrario.

El registro de una marca usando una obra cuyo plazo de protección por el derecho de autor ha expirado afecta la posibilidad en general de la sociedad de acceder a este tipo de creaciones de manera libre, y por lo tanto la finalidad del dominio público; sin embargo, cuando la obra es reconocida difícilmente podrá distinguir algo diferente a esta y por lo tanto su registro como signo puede negarse usando el argumento de falta de distintividad. Por otra parte, cuando la obra no es reconocida puede apelarse a la causal de defensa del orden público.

Por último, es posible acudir de manera concomitante a la acción de nulidad, para discutir la validez de un registro de marca, y a la civil para que se declare la existencia de una infracción al derecho de autor, toda vez que no existe el fenómeno de la prejudicialidad y las acciones referidas son independientes entre sí.